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未经许可擅自实施标准必要专利的,构成专利侵权
2022.08.12浏览57.8W+原创专栏:知识产权
曾华华知识产权律师团队
北京盈科(武汉)律师事务所,知识产权部副主任,专业的知识产权律师,专利代理师,电话:15327391613北京盈科(武汉)律师事务所,知识产权法律事务部副主任,律师,专利代理师,成功代理数十起知识产权案件,参与办理的“桥梁伸缩缝”案件入选2022年最高人民法院知识产权法院典型案例,2020-2021年度“十佳盈科青年诉讼律师”、盈科全国2022年度优秀专业化律师(知识产权方向)。武汉市海外知识产权维权服务指导中心专家库专家,选聘为湖北省部队法律服务社会律师人才库成员,入选张富清老兵法律志愿服务团成员,《登峰律途》、《盈科律师的法律观察与研究》的特约撰稿人之一,连续多年评选为“优秀党员”、“优秀律师”、“英才律所”。长期致力于知识产权研究,撰写知识产权研究文章达60多篇,并与北京联合信任技术服务有限公司、中国行为法学会、武汉地区公证机构建立了长期合作交流关系,紧密跟进国内知识产权理论前沿与司法实践。持续多年对加盟连锁所涉及的特许经营法律法规进行深入研究,充分了解开展特许经营的程序、规范,撰写系列研究文章10多篇,并系统性地整理企业开展特许经营的法律风险,可以为企业开展特许经营活动提供专业的法律意见及规范性文件,帮助企业合法合规地开展加盟连锁服务。2017年至今,成功代理多起涉及商标侵权、专利侵权及不正当竞争的疑难复杂案件。成功的服务经验:代理多起特许经营合同纠纷,并成功帮助委托人维护合法权益。具有为多家企业提供法律顾问的服务经验,帮助客户管控法律风险。代理的多起专利案件,成功在武汉市中级人民法院、广州市知识产权法院、柳州市中级人民法院、石家庄中级人民法院等各级法院,帮助客户成功维权。2022年8月,最高人民法院判决全额支持参与办理的专利侵权案件300万元赔偿。成功在多起商标侵权及不正当竞争案件中为被告争取到合法权益,其中在杭州某法院被起诉100万元,经一审、二审达成调解,仅赔偿15万元;在武汉市中级人民法院被起诉55万元,一审判决仅赔偿10多万元;在武汉市中级人民法院被起诉105万元,一审判决仅承担律师费30000余元。2022年5月,为武汉市软件行业协会开展《企业知识产权风险防范专题讲座》。【专业优势】专业领域专注研究,对于知识产权保护的视角、法院审判的难点问题认定,都有十分清晰的认识,对于维权流程形成了标准化、协作化的发展,并且掌握公证取证、时间戳取证、公证云取证等覆盖较全的方式,对于网络侵权有专业的研究,熟悉所有类别的知识产权的行政查处、民事诉讼及刑事处理的流程,过去代理过大量知识产权的案件,为许多国内大型知名企业和品牌成功维权。
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案例分享:

【最高人民法院裁判观点】

涉案标准明示了所涉必要专利的信息,并承诺符合该标准时可以使用涉案专利的内容,专利持有人愿意同任何申请人在合理和无歧视的条款和条件下,就使用授权许可进行谈判。在此情况下,实施者要实施必要专利的,应当主动与专利权人协商确定合理的实施许可费。

实施者未与专利权人协商,仅以实施必要专利无需取得许可为由抗辩不构成侵犯专利权的,不应予以支持。

未经许可,实施制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品的,构成专利侵权,应当承担侵权责任。

【基本情况】

徐某享有某发明专利的专利权,并授权宁波某科技公司独占许可使用,后该专利被纳入国家交通运输部的一份交通行业推荐性标准,并披露专利的基本信息及技术方案。

被控侵权人河北某公司未经许可,在未与专利权人徐某达成专利授权许可的情况下,擅自在河北某高速公路上生产、销售一款桥梁伸缩缝装置。

徐某、宁波某科技公司分别作为专利权人、专利独占许可人发现上述侵权行为后,起诉至法院,要求判决停止侵权、赔偿经济损失,遂成本诉。

被控侵权人河北某公司抗辩称:本案案由应为发明专利实施许可合同纠纷,而不是侵害发明专利权纠纷。涉案专利已列入行业标准,根据徐某的承诺,本案不涉及侵权问题。按照上述交通行业推荐性标准生产的行为不属于侵权行为,仅涉及专利许可使用费问题。

【律师说法】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条第一款规定,推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。

本案,虽然涉案专利纳入交通行业推荐性标准,但不代表任何人可以未经专利权人的许可实施该专利。

在本案一审过程中,被控侵权人以本案案由不属于专利侵权纠纷、应为专利许可费纠纷为由提起管辖权异议,最高人民法院出具裁定,认定本案案由为专利侵权纠纷。

在二审最高人民法院判决中,认定(1)关于本案纠纷性质的问题。本院认为,纠纷性质在本质上由当事人之间争议的法律关系所决定,原告起诉时所主张的事实、理由及诉讼请求是确定当事人之间纠纷性质的主要依据。本案中,徐某、宁波某公司作为专利权人提起诉讼,主张被控侵权人构成专利侵权,纠纷性质是侵害专利权纠纷。

(2)本案中,被控侵权人在明知涉案标准必要专利存在的情况下,未主动与专利权人协商确定合理的实施许可费,而是未经许可,直接实施生产、销售被控侵权产品,被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围,构成专利侵权。

法律依据

专利法》第十一条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条第一款。

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